В 2011 году объем промышленного производства Китая вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, и страна вышла на первое место в мире, обойдя Соединенные Штаты, которые до этого удерживали пальму первенства в течение 110 лет. КНР стала промышленной страной №1, тут начало стремительно развиваться прецедентное право в отношении использования зарегистрированных товарных знаков в производственном процессе. В нынешнем году в этой сфере были приняты важные решения для владельцев китайских товарных знаков.
Прежде всего, необходимо разобраться, что означает понятие OEM (Original Equipment Manufacturing)? Так называют сторонних производителей продуктов и компонентов для товаров, принадлежащих владельцам торговых марок. При этом компания-заказчик продолжает продавать товары под собственной маркой, а OEM-производитель остается неизвестным для конечного покупателя.
Использование OEM позволяет компании-заказчику получать продукты или комплектующие, не располагая собственным заводом. В ряде случаев это делает процесс производства более рентабельным. Поскольку продукция, произведенная с использованием OEM-производителей, обычно предназначена для экспорта, владельцам брендов исторически не требовалось регистрировать свои собственные торговые марки в стране, где происходило производство.
За последние годы в судебной практике Китая состоялся ряд процессов, касающихся OEM и нарушения прав на товарные знаки. Так, Верховный народный суд постановил, что привлечение OEM-производителей не является "использованием товарного знака" таким, как, например, простое нанесение знака на продукт, поскольку не выполняет основную функцию торговой марки по идентификации источника продукта. Однако продукция должна экспортироваться и использоваться владельцами торговых марок за рубежом, а не в стране-изготовителе.
Это решение было проблематичным для владельцев брендов, поскольку оно позволяло третьим сторонам производить в Китае и экспортировать контрафактные товары без риска судебного преследования.
Решение Верховного народного суда по делу Honda Motor Co Ltd v Chongqing Hengsheng Xintai Trading Co Ltd 2020 года стало существенным отступлением от предыдущего прецедентного права. Оно изменило позицию в пользу владельцев брендов и, по-видимому, знаменует начало новой эры, в которой суд больше не станет разрешать экспортным OEM-товарам спокойно нарушать право на товарный знак.
Суть дела заключается в следующем. Ответчик Heng Sheng изготавливал детали мотоциклов (подшипник "HONDAKIT") для компании Meihua из Мьянмы. Meihua предоставила ответчику копии регистраций бирманской торговой марки "HONDAKIT".
В июне 2016 года таможня Куньмина изъяла продукцию "HONDAKIT" на том основании, что она нарушает права торговой марки Honda. Однако после того, как выяснилось, что изъятые детали мотоциклов являются продуктами OEM-производителя, таможня не смогла принять решение о том, нарушают ли эти товары законодательство.
Чтобы добиться ясности, Honda обратилась в суд с иском о нарушении прав на товарный знак. В первой инстанции суд постановил, что продукция нарушала авторские права, но во второй инстанции это решение было отменено. Honda упорствовала, и дело было повторно рассмотрено Верховным народным судом.
Знак HONDAKIT оказался до степени смешения похожим на торговые марки Honda, зарегистрированные в Китае. Хотя бирманский товарный знак был зарегистрирован как "hondakit", на деталях, производимых в Китае, слово HONDA было написано заглавными буквами, окрашено в красный цвет и снабжено изображением крыла, как у оригинального логотипа.
В предыдущих случаях суд обращал внимание на пункт назначения и конечный рынок спорных товаров. Поскольку продукты не предназначались для продажи на китайском рынке, торговая марка не создавала путаницу среди китайских потребителей в отношении оригинальных товаров.
Дело HONDAKIT касалось вероятности недоразумений по вине OEM. В этот раз суд подчеркнул, что, хотя OEM-продукция HONDAKIT не продавалась в Китае, китайские потребители все равно могут быть сбиты с толку. С расширением электронной коммерции стало возможным, что конечные потребители в материковом Китае могут получить доступ к OEM-продуктам. Такое более широкое понимание целевой аудитории повлияло на решение суда о нарушении прав на товарный знак.
Это знаменательное решение будет приветствоваться владельцами брендов, поскольку теперь они могут инициировать судебное разбирательство о нарушении прав на товарный знак в отношении контрафактных товаров, предназначенных только для экспорта. С другой стороны, компании, которые сами используют китайских OEM-производителей, могут столкнуться с тем, что их товары не могут покинуть Китай, если им не удалось обеспечить регистрацию товарного знака, и вместо них это делает третья сторона. Дело подчеркивает острую необходимость для владельцев брендов обеспечить защиту китайских товарных знаков, независимо от того, используют ли они китайских OEM или продают свою продукцию в Китай.
На сегодняшний день зарубежным покупателям, которые заказывают выпуск продукции на китайских заводах, рекомендуют быстрее регистрировать свою торговую марку в Китае, чтобы избежать ситуаций, когда подрядчик продает продукцию под брендом заказчика.
По материалам marketscreener.com
