В конце 2019 года в Китае вступили в силу изменения к Закону о товарных знаках, призванные противодействовать недобросовестному использованию торговых марок. Практическое применение отдельных положений закона анализируют Fabio Giacopello и Ariel Huang, юристы компании HFG в материале для издания Managing IP.
Ст. 4. Недобросовестная регистрация, без намерения использовать товарные знаки.
Согласно изменениям к данной статье закона, заявки, поданные без намерения их использования, отклоняются. При этом для принятия решения учитываются следующие факторы: общее количество товарных знаков, на которые подал заявку заявитель, отрасль, в которой он работает, подавал ли он заявки ранее, каковы были по ним решения.
В недавнем решении в связи с апелляцией об отклонении заявки на регистрацию товарного знака № 30342933 Национальное управление интеллектуальной собственностью Китая отметило, что в течение короткого периода времени заявитель подал большое количество заявок, что явно превышает потребности обычной коммерческой деятельности, и очевидно не имеет цели реального намерения использовать эти знаки.
Кроме того, в решении об отклонении заявки на товарный знак № 29282242 в управлении отметили, что заявитель подал заявку на более чем 210 товарных знаков в классе игрушек. Большое количество товарных знаков в точности совпадают с названиями игр. Это явно превышает обычные производственные и эксплуатационные потребности, регистрация может нанести ущерб правам других людей.
Ст. 13. Известная торговая марка
Данная статья предусматривает различные права в зависимости от того, зарегистрирован ли известный товарный знак в том классе, в котором он получил известность. Если он не зарегистрирован в классе, в котором он хорошо известен, то товарный знак должен быть защищен в любом случае.
На практике редко бывает, чтобы хорошо известный товарный знак был подан для регистрации не в том классе продуктов/услуг, где он хорошо известен. Чаще всего хорошо известные товарные знаки защищены в разных классах.
Например, итальянская компания по производству предметов роскоши Salvatore Ferragamo SpA, владеющая несколькими товарными знаками, добилась признания товарного знака № G668383 как хорошо известного, и признания недействительным знака Ferragamo в классе 11 для «осветительное оборудование и приборы»
Французская ювелирная компания Cartier добилась запрета на использование идентичного товарного знака в качестве названия серии товаров для ванной комнаты китайского производителя.
Важное замечание — чтобы бренд мог пользоваться особыми правами, которые предоставляет ст.13, он должен обладать репутацией в Китае. Не важно, создана ли торговая марка за рубежом или в Китае, главное условие, чтобы китайские потребители знали о торговой марке.
Ст.15. Товарные знаки, поданные дочерними компаниями
Данная статья различает два типа дочерних компаний. В первом параграфе упоминаются «агенты и представители», а в судебной практике под этим определением понимаются как минимум две категории — торговые агенты и агенты по регистрации торговой марки. Второй абзац расширяет сферу дочерних компаний, более широко охватывая все отношения. Для этого необходимо, чтобы в дополнение к доказательству отношений другая сторона знала о существовании незарегистрированного товарного знака.
Например, Верховный суд КНР признал, что в ходе деловых переговоров контрагент знал о существовании незарегистрированного товарного знака и был обязан защищать интересы бизнеса, с которым он сотрудничал.
Ст. 19.4 Агентство по регистрации товарных знаков не может подавать заявку на товарный знак, кроме как от имени клиента
Агентствам по регистрации товарных знаков разрешено подавать торговые знаки под их собственным именем только относительно адвокатской службы по товарным знакам, перечисленным Службой интеллектуальной собственности в подклассе 4506, иначе заявки будут отклонены.
Ст. 32.1. Товарные знаки, которые нарушают другие приоритетные права
Данная статья играет центральную роль в законодательных инструментах для борьбы со злонамеренным использованием. Первый абзац статьи относится к нарушению приоритетных прав, таких как авторское право, личные имена, названия компаний, названия фильмов или других произведений, дизайн, доменное имя и т. д. Если заявка нарушает приоритетное право, она должна быть отклонена или признана недействительной.
Авторские права
Приоритетное авторское право играет важную роль в борьбе с недобросовестным использованием товарных марок. В судебном процессе, инициированном гостиничным оператором Ritz-Carlton против товарного знака № 1962902, суд поддержал иск Ritz-Carlton о том, что компания обладала приоритетным авторским правом на графическую эмблему в виде головы льва.
В частности, суд определил, что для того, чтобы факт нарушения авторских прав был установлен, необходимы несколько условий. В их числе — произведение должно охраняться как произведение искусства, оспариваемый товарный знак должен быть идентичен или существенно похож на оригинал, создание оригинала было завершено до создания оспариваемого товарного знака.
Личное имя
Личное имя человека признается в качестве приоритетного права. В соответствии со стандартами экспертизы товарных знаков, должны быть соблюдены следующие условия для установления факта посягательства на личное имя: оно должно быть известно общественности; существует угроза нанесения ущерба правообладателю личного имени.
Права на личные имена распространяются также на псевдонимы, сценические имена и т. д. Причем защитой может пользоваться только живущий ныне правообладатель. Наиболее известный пример — случай, когда звезда баскетбола Michael Jordan оспаривал регистрацию товарного знака, который на китайском языке означал Иорданию (Jordan). Учитывая, что китайский перевод фамилии баскетболиста широко используется в Китае и выходит за пределы спортивной области, Верховный суд пришел к выводу, что использование упомянутого товарного знака в классе спортивного снаряжения может ввести в заблуждение потребителей и нанести ущерб спортсмену. Торговая марка была впоследствии признана недействительной.
Название компании или торговая марка
Название компании, которая имеет право на защиту, должно пользоваться высокой репутацией, а объем защиты торговых названий обычно ограничен идентичными или похожими товарами/услугами. Например, Национальное управление интеллектуальной собственностью Китая признало недействительной торговую марку Yi Duo Ke, поскольку заявитель (компания Shanghai EFTEC Chemical Products Ltd.) представил доказательства, что принадлежащая ему торговая марка обладает высокой репутаций. Такими доказательствами были договоры купли-продажи, рекламные материалы, сертификаты. Спорная торговая марка была полностью идентична торговой марке заявителя, а ее товары (промышленные клеи), были похожи на товары заявителя. Суд постановил, что спорная торговая марка очевидно вводит потребителя в заблуждение.
Название фильма
«Панда Кунг-фу» — это название фильма, созданного студией DreamWorks Animation. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака № 7491648 в классе 44, охватывающем массаж, медицинские клиники и т. д. Суд подтвердил, что название фильма является приоритетным правом, упомянутым в ст. 32. Даже если DreamWorks не предоставит доказательства использования названия для медицинских клиник, они могут доказать использование киноперсонажа в косметике, игрушках, видеоиграх. Поэтому использование схожего товарного знака — это попытка воспользоваться популярностью фильма и нарушение интересов студии DreamWorks.
Из этого примера видно, при защите названий фильмов и других произведений суд руководствуется тем, создает ли название деловую ценность, будет ли вводить в заблуждение потребителей использование спорного товарного знака, уменьшится ли ценность бизнеса правообладателя из-за неправильного использования права собственности.
Ст. 32. Ненадлежащее использование
Эта статья защищает торговые марки, которые не были зарегистрированы подлинным владельцем, но их использование оказало определенное влияние на потребителей, а заявитель использовал «ненадлежащие средства».
Речь идет о тех случаях, когда заявитель точно знал о том, что данный товарный знак уже имел определенный статус, но попытался зарегистрировать его. Примером является ситуация с платформой электронной коммерции Alibaba. 14 мая 1999 года компания Beijing Zhengpu Technology Development подала заявку на регистрацию товарного знака № 1445858, который звучит как alibaba. Суд подтвердил, что до даты подачи заявки было зарегистрировано доменное имя www.alibaba-online.com, среднее количество просмотров сайта составляло 1541 человек в день. В конце 1998 года некоторые СМИ опубликовали новость о платформе Alibaba. Учитывая, что компания Beijing Zhengpu Technology Development работала в той же отрасли, она не могла не знать о существовании платформы. Таким образом суд отклонил заявку.
Ст.44. Товарный знак, зарегистрированный обманным путем
Статья предусматривает, что зарегистрированный мошенническим путем товарный знак, в случае наличия доказательств должен быть признан недействительным. Под мошенническими средствами обычно понимается подделка подписи и печати на заявочных документах, подделка документов, удостоверяющих личность заявителя, подделка лицензии и т. д.
В решении от 6 февраля 2018 года Национальное управление интеллектуальной собственностью Китая признало недействительным товарный знак № 8397269 на том основании, что он был зарегистрирован с использованием поддельной лицензии на ведение бизнеса.
Иные неправомерные средства означают нарушение порядка регистрации товарных знаков, нанесение ущерба общественным интересам, неправомерное использование государственных ресурсов или получение неправомерных выгод. Существует три типичных случая использования неправомерных средств: а) подача нескольких товарных знаков, которые идентичны или похожи на товарные знаки других компаний; б) подача нескольких товарных знаков, которые идентичны или похожи на другие торговые наименования, названия учреждений, упаковку известного продукта; c) подача огромного количества товарных знаков с явным отсутствием подлинного намерения их использовать (накопление товарных знаков).
В решении о признании недействительным товарных знаков №№ 24166955, 12276599, 16706193 для компании Playseat, суд отметил, что контрагент подал несколько идентичных товарных знаков в разных классах, а также несколько товарных знаков, которые были идентичны товарным знакам других компаний в той же отрасли. Такое поведение было явно недобросовестным и представляет собой «другие ненадлежащие средства» в соответствии со статьей 44. Таким образом, все три товарных знака были признаны недействительными.
В деле о признании недействительным товарного знака № 10619071 «UL», поданного компанией UNIQLO, было установлено, что контрагент подал более 2000 товарных знаков. Против UNIQLO было подано более 40 судебных исков о нарушении прав на товарные знаки. Как Пекинский суд по интеллектуальной собственности, так и Высокий народный суд Пекина подтвердили, что у контрагента нет разумных оснований владеть таким огромным количеством товарных знаков и нет реального намерения их использовать.
Стоит добавить, что помимо чисто юридических аспектов, у иностранных предпринимателей, работающих в Китае, могут возникнуть сложности с правильным пониманием китайских нормативных актов, деловых документов, контрактов и т.п. Прибегнуть к услугам грамотного переводчика в Китае — это разумный способ избежать возможных проблем. Мы предоставляем услуги перевода с китайского на русский и обратно. При необходимости можем помочь с поиском специалистов в области права для юридических консультаций. Обращайтесь!
По материалам managingip.com
