После того, в Китае был выпущен документ под названием Outline for Building a Powerful Intellectual Property Country 2021 – 2035 (План создания страны с мощной интеллектуальной собственностью), было подано большое количество патентных заявок на совместные изобретения, сделанные китайским юридическим лицом/гражданином и иностранным юридическим лицом/гражданином. Что касается китайских организаций, они также склонны подавать патентные заявки в других странах, чтобы их изобретения были полностью защищены и могли быть получены большие выгоды.

Как известно, в соответствии со статьей 19 Закона о патентах Китая, если какое-либо юридическое или физическое лицо намеревается подать за границей заявку на выдачу патента на какое-либо изобретение или полезную модель, разработанную в Китае, оно должно заранее подать ее в Патентное ведомство для проверки конфиденциальности (также называемое лицензией на подачу иностранных заявок (FFL)). Далее перечислены специальные примечания для FFL, которые могут быть полезны для патентного портфеля потенциальных заявителей.

Во-первых, для статьи 19 обязательным условием является «разработано в Китае», что означает, что основное содержание технического решения было сделано на территории материкового Китая. Многие заявители часто обеспокоены тем, что их изобретение не было разработано в материковом Китае, а лишь с участием китайских изобретателей (граждан Китая). Нужен ли FFL? Согласно приведенному выше толкованию статьи 19, в FFL нет необходимости, поскольку изобретение было завершено за границей.

Между тем, если изобретение было сделано в материковом Китае, каковы последствия, если заявитель сначала не получит FFL в Китае? Ключевым моментом с точки зрения последствий является необходимость защиты изобретения в Китае. Как правило, если заявитель не заинтересован в патентной охране в Китае, нет необходимости получать разрешение на подачу за границей. Однако, если заявитель надеется получить патентную охрану в Китае, но FFL не был подан первым, китайская заявка может быть отклонена. Даже если заявка удовлетворена в Китае, третья сторона может потребовать признания патента недействительным на том основании, что изобретение было разработано в материковом Китае, но экспертиза конфиденциальности (FFL) не запрашивалась до подачи заявки за границей.

В отношении получения FFL встречаются три распространенные ситуации:

Ситуация 1: Патентная заявка, предназначенная для подачи за границей напрямую без предварительной подачи в Китае.

В этой ситуации «Просьба о проведении экспертизы конфиденциальности заявки на патент, подаваемой за границей» и описание технических решений должны быть представлены в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) до непосредственной подачи заявки на патент в иностранном государстве. И запрос, и описание технических решений должны быть представлены на китайском языке.

Ситуация 2: Патентная заявка, предназначенная для подачи за границей, после подачи соответствующей китайской патентной заявки в CNIPA.

В этой ситуации заявитель может подать патентную заявку в Китае и запросить экспертизу конфиденциальности во время или после подачи новой заявки до подачи заявки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в другом ведомстве или в иностранном государстве. Патентная заявка, подаваемая в CNIPA, должна быть на китайском языке, и наиболее важным вопросом является то, что техническое решение, поданное за границей, должно быть идентичным техническому решению китайской патентной заявки.

Ситуация 3: Международная заявка, предназначенная для подачи непосредственно в CNIPA через Договор о патентной кооперации (PCT) в качестве первой подачи.

В этой ситуации заявитель может подать заявку по Договору о патентной кооперации (РСТ) непосредственно в CNIPA в качестве Получающего ведомства, в результате чего запрос на экспертизу конфиденциальности считается одновременно поданным (т. е. отдельный запрос на экспертизу конфиденциальности не требуется). Эта процедура позволяет подать заявку на патент на китайском или английском языках.

Примечательно, что в этой ситуации хотя бы один из заявителей должен быть китайским юридическим лицом или гражданином. Что касается вопроса о заявителе для ситуаций 2 и 3, приводится следующий пример:

1) Китайская организация A и иностранная организация B создали совместное изобретение и подали заявку на китайский патент от имени A;

2) Затем они подали заявку РСТ на имя А и В, заявив о приоритете вышеупомянутой заявки на китайский патент;

3) Теперь они намерены перейти на китайскую национальную фазу подачи заявки РСТ на имя B.

В этом случае при переходе на китайскую национальную фазу необходимо подать следующие документы: 1) присвоение приоритета от китайской организации А иностранной организации B и 2) уступка от китайской организации A иностранной организации B.

На самом деле, заявка на китайский патент может быть подана непосредственно от имени иностранной организации B, в результате чего две вышеперечисленные уступки больше не требуются, поскольку в данном случае не требуется китайский заявитель, даже если изобретение было разработано в материковом Китае.

Примечательно, что может возникнуть некоторая путаница, поскольку упоминается, что по крайней мере один из заявителей должен быть юридическим лицом или гражданином Китая для подачи заявки по процедуре РСТ. В этой ситуации заявитель может указать китайское юридическое лицо А в качестве заявителя только для определенной страны, которая не находится в списке подлежащих охране, а затем может вступить в китайскую национальную фазу от имени иностранного юридического лица B.

В дополнение к FFL также необходимо получить лицензию на экспорт технологий или свидетельство о регистрации контракта на свободный экспорт технологий, в противном случае заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности за разглашение. Более подробную информацию можно найти в Положениях об управлении импортом и экспортом технологий Китайской Народной Республики.

По материалам lexology.com