Невзирая на обсуждение вывода производств из Китая, большая часть компаний, разрабатывающих и производящих современное оборудование, довольно сильно завязаны на местном сотрудничестве как минимум в ближайшие пару лет. Им необходимо отправиться в КНР для того, чтобы произвести свой товар. В любом другом месте попросту нет предприятий, имеющих желание и возможности выпускать эти продукты в мелком масштабе. Более того, местные заводы - единственные, кто готов сотрудничать с иностранными стартапами по разработке оборудования с целью коммерциализации идей, являющихся лишь "концептами", когда они поступают в Поднебесную.

Сложности начинаются, когда иностранные компании, разрабатывающие оборудование, сотрудничают с предприятиями из Китая в более сложных проектах, чем просто производство товара, разработка которого уже полностью завершена. Часто для того, чтобы получить коммерчески пригодный продукт, автору идеи и китайскому производителю может потребоваться несколько месяцев или даже лет совместной работы. К моменту, когда опытный образец в итоге создан, встаёт закономерный вопрос: кому юридически принадлежит прототип: иностранному разработчику, который его придумал, или китайской фабрике. Разработчик утверждает, что собственником является он, но местный производитель с этим не согласен. Грустно в этом всё то, что чаще всего побеждает китайская фабрика. Она является собственником прототипа и "предоставляет" право иностранному разработчику заниматься дистрибуцией товара. Если автор идеи всё же победит в этом споре, это будет очень здорово, но в случае его проигрыша китайская фабрика предоставит возможность вывести продукт на рынок кому-то другому, оставив иностранного разработчика, выдвинувшего идею, с носом.

Нам известны ситуации, когда автор проекта сотрудничал с китайским предприятием годами, чтобы создать жизнеспособный с коммерческой точки зрения продукт, а потом, когда разработка прототипа была завершена, возник вопрос: кто является собственником: автор идеи или китайское предприятие. Иностранный изобретатель, утверждает, что он, но местная фабрика заявляет об обратном. Чьим является продукт с юридической точки зрения? Чаще всего он принадлежит китайскому заводу.

Стандартная схема выглядит примерно следующим образом: иностранный разработчик трудится на китайском заводе, чтобы коммерциализировать инновационное оборудование либо продукт из сферы IoT (Интернета вещей). Скооперировавшись, иностранный автор и местное предприятие совместно работают над разработкой тестовой модели коммерческой версии продукта. Всё это происходит на базе заказа на поставку, без подписания контракта или составления другой дополнительной документации.

К концу процесса разработки китайская компания сообщает автору идеи, что опытные образцы готовы. Местное предприятие оставляет их у себя, ожидая перехода к стадии производства. Но как только стороны выходят на этот этап, нормой является, если некоторые вещи идут не совсем так, как ожидалось. Обычно это случается следующим образом. Сперва китайская сторона приводит в недоумение своего иностранного партнёра, сильно подняв цену за продукцию или сообщает, что товар не может быть выпущен в нужном количестве или в требуемые сроки. Далее производитель выпускает продукт с дефектами, испытывая проблемы с контролем качества.

Попав в такую ситуацию, заказчик сообщает, что забирает прототипы для того, чтобы изготавливать продукцию в другом месте. На что китайская компания отвечает: "Вы не имеете права этого делать. Мы являемся владельцем ИС (интеллектуальной собственности), реализованной в продукте. Мы можем производить его эксклюзивно только для вас, но на наших условиях. Но вам нельзя переносить его куда-то еще. Лишь мы обладаем правом выпускать этот товар. И, если у вас не получится добиться хороших показателей продаж, мы разорвём отношения и реализуем продукцию самостоятельно".

Суть проблемы при таком ходе событий в том, что зачастую производитель совершенно прав с юридической точки зрения, ведь интеллектуальная собственность, получившая свою реализацию в созданном продукте, почти безусловно принадлежит китайской фабрике, без подписанного контракта, в котором было бы оговорено обратное.

Это тот случай, когда иностранная организация лишается всего, на чём она была сосредоточена предыдущие несколько месяцев или даже лет, и обусловлено ошибкой автора идеи грамотно проработать документальную базу процесса разработки. Правильное документирование позволило бы избежать такого плачевного результата.

Как сохранить ИС продукта

Первая ступень в работе с Китаем по совместному созданию оборудования - это уяснить основы того, как работает право на изобретения. Если упрощённо, то иностранный автор идеи, не подписывающий документального соглашения, полностью надеется на основные предписания закона об интеллектуальной собственности, конкретно - закона о патентах. Такая привязка к основным положениям является большой ошибкой, так как они в большей степени дают преимущества китайской фабрике.

Основной пункт закона об изобретениях в КНР гласит о том, что сторона, выдвинувшая "идею", не имеет права собственности на изобретение, его имеет сторона, которая довела её до практической реализации. Зачастую, это так даже тогда, когда участник отношений, работавший над имплементацией, получал за это вознаграждение. В реальности это значит, что даже когда вы оплачиваете разработку своему китайскому партнёру частично или полностью, если он по факту выполнил эту работу, то теперь владеет изобретением, если в действующем контракте не прописано обратное.

Ввиду того, что основные положения данного закона не защищают разработчика, необходим договор, регламентирующий установление права собственности. Хоть китайское предприятие и может владеть ИС по букве закона, оно аналогично может частично или полностью передать это право иностранному разработчику, подписав соответствующий контракт. Хотя, такая договорённость действительна только тогда, когда она чётко прописана в договоре (на китайском) в соответствии с законами Китая и может применяться на его территории. В ней необходимо точно указать, что будет разрабатываться и кто будет владеть интеллектуальной собственностью в готовом продукте. Будучи правильно подготовленным, автор идеи будет владеть всем, на что рассчитывает. Однако, без такого договора, как и в случае, когда из документации есть только заказ на приобретение, итог будет противоположным. Результат целиком зависит от содержания контракта.

Как не быть застигнутым врасплох смешанной ИС

В изложенном ранее анализе мы считаем, что создан был один товар и вся ИС в его прототипе была создана в ходе процесса разработки. Мы называем это полным владением ИС. Однако, наши китайские юристы всё чаще сталкиваются с прототипами продуктов, включающих "смешанную ИС". В данном случае, ситуация становится несколько сложнее. В большом количестве проектов продукт, разработанный совместно, будет содержать базовую ИС, отдельно полученную и принадлежащую китайскому предприятию. Здесь прототип созданного продукта напоминает поверхностную оболочку, нанесённую на уже существующую технологию, которой владеет местная компания. Опытный образец является "смесью" новых и уже существующих технологий (при этом последние принадлежат китайскому заводу). Здесь опасность кроется в том, что иностранная сторона полагает, что работает с полностью собственной технологией, а по факту - со смешанной.

Представьте, что начнёт происходить, когда иностранная компания будет полагать, что опытная модель является технологией с полным владением, а по факту она окажется смешанной. Появляются типичные сложности и заграничная сторона грозится вывезти свой образец на другое предприятие. В этом случае текущий китайский производитель заявляет что-то наподобие следующего: "Мы не возражаем, что новой ИС владеете вы (иностранный разработчик) и можете с ней делать, что хотите. С другой стороны, это смешанная технология и низкоуровневый процесс в прототипе принадлежит нам. Поэтому, вы не имеете права изготовлять свою продукцию на другом предприятии, а будете работать с нами." Такая ситуация может стать фатальной в том случае, если сложности с качеством и другие бизнес-нюансы, указанные выше, возникли и не решаются.

Подходящий контракт, учитывающий специфику Китая, сможет сохранить вашу ИС

То, каким образом стоит заключать контракт, который позволил бы избежать проблем с правом собственности на разработанный прототип и соответствующую ИС, зависит от ответа на вопрос, является ли она технологией с полным владением или смешанной. Большая часть иностранных компаний будет изначально уверена, что они имеют дело с полной собственностью, которой они владеют. Чрезвычайно важно изначально оговорить, согласна ли китайская сторона с этим утверждением. В подписываемом договоре, регулирующим принадлежность ИС в созданных образцах избегайте ловушек с формальными определениями, кому принадлежит какая интеллектуальная собственность в созданной модели продукта.

Взамен применяйте следующие основополагающие правила:

1. Китайское предприятие передаст готовые опытные образцы продукции иностранному партнёру
2. Зарубежная сторона может делать с разработанными моделями следующее:
   • Зарегистрировать ИС в любой стране мира
   • Выпускать продукцию на своём или любом другом предприятии в каком угодно месте
   • Использовать данный продукт в качестве основы для производных товаров (с изменением структуры, копированием и т.п.) и выпускать их без каких-либо ограничений

Если ваш китайский партнёр полностью согласен с этими положениями, то ИС в созданном прототипе будет целиком в собственности зарубежной стороны.

В большей части ситуаций иностранные организации, где трудятся наши китайские юристы, изначально (практически не сомневаясь) уверены, что они полностью владеют ИС в опытном образце. Они просто уверены, что так оно и есть и им даже не приходит в голову мысль о том, чтобы задокументировать это до того, как будет начат процесс разработки. Затем эти иностранные фирмы сильно удивляются, когда их китайский партнёр не соглашается на такие условия. Однако, ждать, пока процесс будет завершен приведёт к тому, что проблему решать будет уже слишком поздно.

В большинстве случаев китайский завод идёт на компромисс и даёт согласие на то, что интеллектуальная собственность в опытном образце - смешанная технология. Аналогично с вариантом полного владения, обозначить ситуацию со смешанной собственностью необходимо в письменном договоре до начала ведения разработок. Так же как и с полным владением, задача здесь - чётко описать, как опытный образец будет фактически использован и избегать размытых юридических трактовок.

Смешанная собственность отличается от совместной. Говоря о смешанном владении, мы имеем ввиду, что окончательная модель содержит в себе ИС, которая принадлежит разным сторонам: иностранному разработчику - одна часть, а китайской компании - другая. Таким образом готовый образец - это смесь ИС двух разных собственников.

Практическое определение должно начинаться с передачи готовых прототипов иностранному разработчику. Особенность, которую стоит оговорить, состоит в том, что конкретно зарубежная сторона может делать с этими образцами. Есть 3 базовых варианта:

1. Иностранная компания владеет всей ИС, полученной в ходе совместной работы и имеет право регистрировать и применять свои образцы так, как захочет. В той мере, в которой модель содержит в себе низкоуровневую технологию китайского предприятия или третьей стороны, иностранный разработчик получает бессрочную лицензию на применение данной технологии только для выпуска данного образца и продуктов из него. Данная лицензия - более строгая, чем в случае с полным владением технологией.
   Если иностранная компания ждёт окончания процесса разработки для того, чтобы обсудить получение лицензии от китайской фабрики, вторая практически всегда откажет в её предоставлении. Ввиду того, что на этот момент местное предприятие обладает всеми преимуществами, его позиция вполне естественна. Однако, иностранные разработчики часто приходят в недоумение, когда становится известно, что они оказываются привязаны к своему китайскому партнёру и не могут производить то, что они считают своей собственной продукцией, где-либо еще.
2. Китайская компания согласна выпустить опытную модель только для иностранного разработчика. Стороны заблаговременно оговаривают цену, количество, сроки поставок и качество товара. До того момента, пока местная фирма выполняет все условия договора, соглашение на эксклюзивное право производства действует. Но если китайское предприятие не выполняет какое-либо из этих условий, иностранная сторона в праве договориться о выпуске продукции с каким-либо другим предприятием на условиях, описанных в варианте 1.
3. Часть китайских предприятий будут согласны разработать опытный образец на условиях варианта 1, но лишь после получения существенного вознаграждения. В большинстве случаев, местная компания устанавливает такую цену, что этот вариант становится нецелесообразным.

Эти 3 варианта подразумевают, что китайская сторона согласна решить вопрос владения технологией так, чтобы иностранная компания смогла осуществлять выпуск продукции на другой фабрике. Как показывает наш опыт, если это обсуждать уже после создания образца, немногие местные предприятия согласятся на любой из предложенных вариантов. Даже в том случае, когда принадлежность технологии оговаривается заблаговременно, это могут быть весьма трудные переговоры. Чрезвычайно важно, чтобы такое обсуждение прошло до того, как начнётся производство и заграничная организация чётко осознавала ситуацию с собственностью прототипов и использованных в них технологий до того, как будут потрачены месяцы (или порой годы) и крупные средства на создание продукта, который будет ни принадлежать ей, ни даже контролироваться ею.

Представим случай, когда ваша молодая компания обращается за первичным финансированием к опытному инвестору. Первое, что он проверит - состояние вашей ключевой технологии. Представьте его реакцию, когда он узнает, что вы не являетесь собственником своей главной технологии, потому что ею владеет (либо контролирует её) ваше китайское предприятие. Это практически всегда значит завершение обсуждения, а заодно и вашего стартапа.

Во избежание такого "дарения" своей технологии китайской фабрике, вам необходимо относиться к созданию грамотной юридической документации как к необходимости, а не роскошной прерогативе крупных организаций. Хорошая документация для разработчиков оборудования чрезвычайно важна именно на первичном этапе, так как лишиться собственности в начале пути означает для компании выход из игры. Большая транснациональная компания владеет множеством продуктов и если она потеряет один, это её не убьёт, однако для стартапа это однозначно конец.

По материалам chinalawblog.com